Gestion des risques : Comment éviter la contrefaçon d'une marque à l'ère numérique

Gestion des risques : Comment éviter la contrefaçon d'une marque à l'ère numérique

Horodatage: 27 janvier 2023 3h35
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La contrefaçon d'une marque est un grave problème juridique qui peut avoir des effets négatifs sur les finances et la réputation d'une entreprise. Lorsqu'une personne ou une organisation utilise une marque appartenant à une autre société, cela peut nuire à la marque, aux ventes et à la réputation de cette société. Cela peut entraîner des actions en justice coûteuses et d'énormes dommages financiers. De plus, des amendes et des frais juridiques plus élevés peuvent être imposés à une partie contrevenante s'il est déterminé qu'elle a sciemment violé une marque. Il est crucial de comprendre la contrefaçon de marque et les risques potentiels encourus afin de protéger les intérêts de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'une marque déposée ?

Les marques de commerce sont souvent référencées mais rarement comprises. Les symboles de marque, communément désignés par l'abréviation TM, SM et ®, sont des symboles que les entreprises utilisent sur :

• Mots

• Phrases

• Des noms

• Conceptions

• Logos

Les marques déposées, référencées par le symbole déposé ®, sont des marques déposées auprès du Bureau des brevets et des marques des États-Unis (USPTO). Les demandes de marques non enregistrées et les marques enregistrées ne sont pas identiques et n'offrent pas la même étendue de protection. En outre, la common law et les droits de marque fédéraux sont très différents. 

Une différence notable entre les marques déposées au niveau fédéral et les marques non enregistrées est que le désignateur de marque, ™, peut toujours être utilisé sur des marques qui n'ont pas été enregistrées au niveau fédéral auprès de l'USPTO, mais qui ont acquis des droits de marque en common law.

L'enregistrement de votre marque auprès du bureau des marques de l'USPTO fournit une reconnaissance fédérale que votre marque est protégée dans les 50 États et informe les clients que votre marque est protégée à l'échelle nationale. Idéalement, l'indicatif de marque de commerce fédéral, ®, devrait être utilisé de façon uniforme dans l'ensemble du intégralité de matériel promotionnel, y compris :

• Mots clés

• Des produits

• Paquets

• Étiquettes

• Annonces

• Panneaux

Si vous ne parvenez pas à enregistrer votre marque auprès de l'USPTO, un concurrent aura la possibilité d'enregistrer une marque similaire qui peut semer la confusion chez les clients et finalement vous forcer à changer de marque. Il convient également de noter qu'avec des dépôts de maintenance post-enregistrement appropriés, votre marque déposée au niveau fédéral devient incontestable cinq ans après l'enregistrement. Une marque de commerce incontestable offre une protection supplémentaire contre les procédures de contrefaçon et d'annulation, réduisant ainsi toute contestation judiciaire de vos droits de marque fédéraux établis.

Qu'est-ce qu'une violation de marque ?

La contrefaçon d'une marque peut entraîner des conséquences financières importantes et des efforts de changement de marque coûteux. La contrefaçon d'une marque est définie comme l'utilisation non autorisée de la marque d'une autre entreprise. Une telle utilisation non autorisée peut être liée à une offre de biens ou de services susceptible de provoquer un malentendu, une manipulation ou même une confusion concernant l'origine de l'article ou du service et l'entreprise spécifique qui le fournit.

Si un propriétaire d'entreprise pense que sa marque a été violée, il peut intenter une action en justice pour atténuer les dommages causés à son entreprise et à sa marque en intentant une action devant un tribunal fédéral. Proving contrefaçon d'une marque prépare le terrain pour que le demandeur empêche le défendeur d'utiliser la marque en question de quelque manière que ce soit. En outre, il existe également une possibilité de recouvrer des dommages-intérêts, y compris les honoraires et frais d'avocat, à la suite de l'infraction illégale.

Exemples de contrefaçon de marque

Jetons un coup d'œil à quelques exemples de contrefaçon d'une marque pour plus de clarté. Jack Daniels, l'un des meilleurs distillateurs de whisky au monde, a identifié une couverture de livre de l'auteur de Louisville, Patrick Wensink, intitulée Piano cassé qui ressemblait à sa célèbre marque. La société a immédiatement envoyé une lettre de cessation et d'abstention à l'auteur du livre, Patrick Wensink, l'informant de leurs droits de marque et fournissant des preuves de la contrefaçon. Cependant, l'ironie est que l'attention de l'affaire est devenue virale et le livre de Wensink s'est rapidement propulsé dans le top dix d'Amazon. Vous pouvez en savoir plus sur le différend ici.

Bien que cela puisse être difficile à croire, Marvel et DC Comics ont déjà été impliqués dans des poursuites en contrefaçon de marque pour l'utilisation d'un unique mot. Les deux sociétés ont déposé le mot "super-héros" et ont poursuivi d'autres sociétés pour avoir utilisé le mot sur des produits et même dans certains services. Il est intéressant de noter qu'aucune des deux sociétés n'a tenté de contester la propriété de l'autre sur la marque du mot.

Louis Vuitton s'est engagé dans une bataille juridique avec Louis Vuitton Dak concernant la contrefaçon d'une marque. Le spécialiste de la mode, Louis Vuitton, est sorti vainqueur du procès en contrefaçon contre le vendeur de poulet frit. Le surnom du restaurant et même son image étaient considérés comme trop similaires à ceux du créateur de mode. Le propriétaire du restaurant a répondu en changeant le nom de la chaîne en Louisvui Tondak et a en outre été puni d'une amende supplémentaire de 14.5 millions de dollars.

GoDaddy et les Academy Awards se sont affrontés au tribunal concernant l'achat de noms de domaine. GoDaddy a permis aux consommateurs d'acheter des noms de domaine, y compris 2011Oscars.com, qui étaient similaires aux marques établies par l'Académie. Au total, près de 60 noms de domaine tout aussi déroutants ont été identifiés. Le juge a décidé que GoDaddy avait raison et la société a été autorisée à continuer à vendre des noms de domaine prétendument similaires à ceux de l'Academy of Motion Picture Arts. Lire la suite ici.

Apple a poursuivi Amazon pour contrefaçon de marque

Deux des plus grands titans de l'industrie technologique se sont affrontés dans une bataille juridique au sujet d'une marque déposée sur la marque incroyablement précieuse, "App Store". La base de la poursuite remonte à la première utilisation par Apple de l'App Store en 2008 et à l'enregistrement de la marque du terme «App Store» lié au téléchargement de logiciels mobiles. Amazon a commencé à utiliser l'expression "App Store" liée à son site pour les ventes en ligne et pour vanter ses applications logicielles disponibles via l'App Store d'Apple. La plainte explique comment l'utilisation d'Amazon était susceptible de semer la confusion et le terme "App" faisait référence à l'App Apple. Les

Comme détaillé dans la loi Lanham, la cause d'action relative à la contrefaçon de marque est intentée soit par le risque de confusion, soit par la confusion prouvable. Le procès d'Apple suggère que parce que les deux sociétés sont dans le domaine des téléchargements de logiciels mobiles et que les deux sociétés utilisent l'expression «App Store», la confusion est probable. De plus, les avocats d'Apple ont envoyé trois lettres de cessation et d'abstention distinctes avant d'engager une action en justice. Bien qu'Apple ait obtenu la marque déposée, il y avait des inquiétudes légitimes quant à la façon dont l'expression "App Store" serait interprétée et si elle était considérée comme trop générique pour justifier la protection des marques. Vous pouvez en savoir plus sur le litige ici.

Marvel Disney menace d'intenter une action en justice contre une société populaire de logiciels de rédaction d'IA

Un outil d'intelligence artificielle utilisé pour créer du texte, autrefois appelé Jarvis.ai, a été utilisé par les rédacteurs du monde entier pour accélérer la génération de contenu à l'aide d'ordinateurs. Cet outil d'IA pour l'écriture a fait l'objet d'une action en justice intentée par Marvel Disney. Le géant de l'entreprise insiste sur le fait qu'il y avait des similitudes entre le surnom de la technologie et la personnalité de l'intelligence artificielle connue sous le nom de JARVIS. Cependant, le tiff n'a pas abouti à une poursuite pour contrefaçon de marque. Plutôt, le Jarvis.ai l'outil a été renommé Jasper, servant finalement de résultat mutuellement bénéfique pour les deux parties. Vous pouvez lire l'article complet ici.

Comment éviter la contrefaçon de marque ?

Faire ses devoirs est le meilleur moyen d'éviter un éventuel procès en contrefaçon de marque. Lors de l'évaluation d'une marque potentielle, effectuez une recherche sur Internet, ainsi qu'une recherche de marque USPTO. Ces recherches déterminent si la marque que vous souhaitez est enregistrée, si une autre partie a demandé l'enregistrement de la marque ou si elle est déjà utilisée pour des services ou des biens spécifiques.

Le peu de temps que vous investissez dans la conduite de ces recherches a le potentiel de vous faire économiser de l'argent et de la frustration sur toute la ligne. Une telle recherche pourrait même empêcher un procès potentiellement financièrement dévastateur. En cas de doute, faites appel à un conseil en marques avisé pour évaluer les risques liés à l'adoption d'une marque. Vous pouvez avancer en toute confiance après avoir évalué toutes les options pour atténuer les risques juridiques et financiers.

Assurez-vous de conserver une documentation détaillée des motifs et des considérations utilisés lors de la sélection de la marque afin de pouvoir clarifier pourquoi la marque se distingue. Idéalement, l'intégralité de votre recherche sera menée de concert avec la création de l'entreprise. Cependant, si le temps a passé et que votre entreprise vend déjà des produits/services, ne présumez pas que vous ne pouvez pas déposer un symbole. Effectuez la recherche de marques pour identifier des marques ou des répliques potentiellement similaires, étendez la recherche jusqu'à l'USPTO et le système de recherche électronique de marques (TESS), couvrant à la fois les niveaux étatique et fédéral.

Vous pouvez également envisager de souscrire une assurance contre la contrefaçon d'une marque. Certains fournisseurs d'assurance responsabilité civile générale offrent une couverture contre la contrefaçon de marque par le biais de la couverture B, qui concerne la responsabilité en matière de publicité et de dommages corporels.

Coût moyen d'une action en contrefaçon de marque

Une poursuite en contrefaçon de marque peut potentiellement être la ruine financière de votre entreprise, surtout si vous opérez dans le rouge. Si votre entreprise est le demandeur, par opposition au défendeur, une poursuite en contrefaçon de marque peut coûter entre 10,000 750,000 $ et XNUMX XNUMX $. Si vous êtes le défendeur, vous pourriez être contraint de payer des frais supplémentaires en dommages-intérêts et, dans certains cas, des honoraires d'avocat.

La complexité du procès en contrefaçon de marque détermine en fin de compte le coût. Une partie de la dépense correspond au coût des honoraires d'avocat. Bien qu'il soit possible de récupérer ces frais auprès de l'opposition, ils ne seront pas disponibles avant la fin de l'affaire.

Sachez que cela peut prendre des années pour résoudre un litige en matière de marque et avancez en conséquence. À titre d'exemple, le coût global du litige pour l'affaire de cybersquattage déposée par Weather Underground était de 500,000 XNUMX $. Cependant, la tournure de cette affaire est qu'elle a été réglée avant la sélection d'un jury.

Si le contrefacteur a une marque déposée qui prête à confusion et si vous n'êtes pas concerné par la récupération des bénéfices ou la réception de dommages financiers, vous pouvez demander une requête en annulation auprès de la Commission de première instance et d'appel des marques. Vous ne recevrez aucun dédommagement monétaire, mais le processus est généralement plus rapide et moins cher qu'un tribunal fédéral. 

Sanctions pour contrefaçon de marque

Dans certains cas, un sanction pour contrefaçon de marque peut s'élever à plus de six chiffres. Les dommages-intérêts sont déterminés par le montant d'argent que le contrefacteur a obtenu par contrefaçon ou par l'argent que le propriétaire de la marque a perdu à la suite de l'achat de services ou de produits non autorisés. De plus, si la partie qui a violé la marque l'a délibérément violée, le gagnant peut recevoir t

Outre la sanction financière pour l'infraction spécifique, il existe également un risque de sanction sous la forme de frais de justice et d'avocat. En outre, le contrefacteur doit soit modifier la marque, soit cesser complètement de l'utiliser. Les spécificités de l'infraction, ainsi que le niveau de préjudice subi par le demandeur, déterminent en définitive la sanction pécuniaire.

Défenses contre la contrefaçon de marque

Le dépôt d'une plainte pour contrefaçon de marque ne garantit pas une décision ou un règlement favorable. Dans certains cas, le défendeur sort vainqueur des utilisations stratégiques des défenses juridiques.

Les défenses les plus courantes sont l'usage loyal descriptif, l'usage loyal nominatif, les laches, les mains sales et l'abus de marque, la fraude dans l'obtention de l'enregistrement et l'abandon. L'usage loyal descriptif est l'utilisation d'un terme descriptif pour décrire fidèlement un produit ou un service. L'utilisation équitable nominative est l'utilisation d'une marque pour faire référence au produit réel identifié par une autre marque, comme les références de journaux à des groupes de divertissement et à des équipes sportives. Laches est un retard déraisonnable de la part du propriétaire de la marque pour intenter une action. Bien qu'il n'y ait pas de délai pour intenter une action, il est généralement admis que six ans est la limite. La limite, cependant, variera en fonction de l'utilisation du contrefacteur.

Une conduite inappropriée du propriétaire de la marque peut également constituer une défense affirmative contre les poursuites. La tromperie intentionnelle du déposant d'un enregistrement de marque qui constitue une fraude dans l'obtention d'un enregistrement empêchera le propriétaire de la marque d'obtenir réparation. Enfin, si vous n'utilisez pas votre marque, vous pouvez ouvrir la porte à une défense d'abandon. Cela s'applique généralement si vous n'avez pas utilisé la marque dans le commerce pendant trois ans et si vous n'avez pas l'intention de continuer à l'utiliser. Ainsi, le simple fait d'avoir une marque sans l'utiliser peut être préjudiciable. 

Que faire si votre marque est violée

Appuyez-vous sur un conseil en marques expérimenté pour agir en votre nom et vous serez en mesure de vous concentrer sur votre travail. La transmission d'une lettre de cessation et d'abstention est la première étape dans la communication de l'infraction au contrefacteur.

Une lettre de cessation et d'abstention informe le contrefacteur de vos droits de marque, met en évidence la violation et communique que la violation doit prendre fin ou que des poursuites judiciaires seront engagées.  

Comment arrêter ou poursuivre les contrefacteurs de marques

Si la partie contrevenante ignore la lettre de cessation et d'abstention, votre prochaine étape consiste à déposer une plainte. Bien qu'une action en justice formelle ait le potentiel de coûter un joli centime et de prendre beaucoup de temps, l'investissement est justifié car il empêche l'entreprise fautive de profiter de la marque en question. De plus, si vous ne faites rien, vous risquez de perdre définitivement votre marque.

Si une demande de marque est déposée auprès de l'USPTO (bureau des marques), vous pouvez déposer un avis d'opposition si la demande fait son chemin vers la publication. Si le contrefacteur a déjà enregistré une marque similaire qui prête à confusion avant que vous ne puissiez déposer l'avis d'opposition, vous pouvez alors déposer une requête en annulation. L'avis d'opposition et la requête en annulation passent par la Commission de première instance et d'appel des marques. Le processus est plus rapide et moins cher que le dépôt devant un tribunal fédéral. Cependant, la Commission de première instance et d'appel des marques n'accorde pas de frais monétaires ni d'honoraires d'avocat. Si vous cherchez à récupérer les profits, les frais, les honoraires d'avocat et les dommages-intérêts perdus, le tribunal fédéral est votre seule option.

Faire face à la violation de marque sur Amazon

La contrefaçon de marque est répandue sur Amazon puisque la plate-forme en ligne représente près de la moitié de toutes les transactions de commerce électronique aux États-Unis. Le défi consiste à identifier la contrefaçon de marque et à y mettre un terme.

Un enregistrement fédéral de marque peut protégez votre marque. L'enregistrement constitue la preuve du gouvernement fédéral que vous êtes propriétaire de la marque et que vous êtes la seule partie habilitée à utiliser la marque en relation avec les services/biens en question. De plus, Amazon protège les titulaires de marques par le biais de son registre pour les marques uniques, offrant finalement une protection qui empêche les entreprises concurrentes d'utiliser des marques similaires ou des répliques. Sans enregistrement de marque, Amazon et d'autres sites Web de commerce tiers ne prendront aucune mesure. Il est important d'enregistrer votre marque pour vous assurer de pouvoir supprimer les listes en infraction.

Parlez à un avocat en contrefaçon de marques

Si vous savez ou soupçonnez qu'une autre partie enfreint votre marque, agissez immédiatement. Notre équipe juridique est là pour vous aider à un tarif fixe avec les tracas des heures facturables ou des coûts imprévisibles. Nous contacter aujourd'hui pour programmer une consultation gratuite avec l'un de nos conseils en marques expérimentés.

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