« Juridiquement inutile et préjudiciable à l'économie de la procédure ». Une chance de changer la pratique de l'EUIPO en matière de conversion ?

Une décision récente de la quatrième chambre de recours (CA) de l'EUIPO traitant de la transformation mérite un examen plus approfondi de cet instrument, ainsi que de la pratique de l'EUIPO en matière de transformation (décision du 26 septembre 2022, affaire R 1241/2020-4) .

Pour récapituler : lorsqu'une demande de MUE échoue ou qu'une MUE enregistrée est annulée, elle peut être convertie en demandes nationales dans les États membres de l'UE où le motif de refus ou d'annulation ne s'applique pas. Il s'agit d'un "filet de sécurité" qui atténue les conséquences de la "règle du tout ou rien" relative aux MUE : soit vous les obtenez pour l'ensemble de l'UE, soit pas du tout. La conversion est également possible à la suite d'un retrait ou d'une renonciation à une MUE (demande) et, dans ce cas, elle peut être demandée pour tous les États membres car il n'existe pas de décision de l'EUIPO constatant un motif de refus ou d'annulation.

En cas de retrait d'une demande, la requête en transformation, conformément aux lignes directrices de l'EUIPO, est rejetée si la demande est retirée pendant le délai de recours suite à un refus de l'Office, si aucun recours n'a été formé (cf. les lignes directrices de l'EUIPO pour examen, Partie E, Opérations de registre, §4.3). En d'autres termes, le dépôt d'un recours est une condition préalable au dépôt d'une transformation, et c'est une condition préalable coûteuse, étant donné que les frais de recours de l'EUIPO sont de 720 euros.

La décision de la BOA discutée ici a jeté de sérieux doutes sur cette pratique.

Sans mâcher ses mots, la BOA a estimé que le dépôt d'un recours ne peut être exigé pour qu'une demande de conversion soit recevable. Selon la BOA, «exiger le dépôt d'un recours ne ferait que compliquer les choses et serait juridiquement inutile. Il serait préjudiciable à l'économie de la procédure qu'une partie à la procédure soit tenue de former un recours aux seules fins de demander la transformation après avoir retiré une demande» (§44-45).

La BOA a estimé qu'avec le retrait de la demande de MUE, le demandeur avait mis fin à la procédure d'examen et qu'en l'absence de refus définitif, la conversion était possible. L'exigence d'un recours effectif n'a aucun fondement juridique. Le retrait qui permet la conversion ne peut être considéré comme un abus de procédure. En effet, la BOA a ajouté que, même en supposant que «le demandeur avait l'intention de former un recours contre la décision de refus puis de retirer sa demande seulement après ce moment, la chambre aurait indiqué dans sa décision que le demandeur avait mis fin à la procédure en retirant sa demande de MUE […] et, par conséquent du retrait de la demande de MUE, la procédure d'examen et de recours était devenue sans objet. En outre, la chambre aurait déclaré les deux procédures closes et estimé que la décision contestée de l'examinateur ne deviendrait pas définitive. Toutefois, dans les trois mois suivant le retrait, la requérante aurait toujours eu la possibilité de déposer sa demande de transformation […] ».

Une seule décision d'une chambre d'appel ne modifie généralement pas la pratique de l'EUIPO, mais nous pouvons nous attendre à ce que d'autres demandeurs, s'appuyant sur ce précédent, essaient de déposer des demandes de transformation pendant la période d'appel sans introduire (et payer) aucun recours. Il sera donc intéressant de voir si l'EUIPO s'en tient à son interprétation rigide et refuse les demandes de conversion et ce que diront les autres chambres. S'ils confirment cette décision, l'EUIPO pourrait être contraint de modifier sa pratique (à moins qu'il ne le fasse de son propre chef, avant que d'autres recours ne soient déposés).

Enfin, il sera intéressant de savoir si cette approche (qui dans l'affaire en cause considérait une ex parte procédure, c'est-à-dire un refus pour motifs absolus) s'applique également inter pièces procédure, en particulier lorsque l'opposition initialement couronnée de succès était fondée sur une MUE empêchant la transformation dans tous les États membres (étant donné qu'une MUE constituant le motif de refus s'applique partout dans l'UE). Théoriquement, il ne devrait pas y avoir d'obstacles, car les principes sont les mêmes, c'est-à-dire qu'une décision n'est « définitive » qu'après l'expiration du délai de recours, qu'un recours ait été formé ou non. Mais bien sûr, nous devrons attendre et voir.

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