Dans sa décision TARGET VENTURES du 28 octobre 2020 (T-273/19), le Tribunal a précisé qu'il pouvait y avoir mauvaise foi lorsqu'il existait des indices objectifs d'une intention malhonnête du titulaire de la marque, pas nécessairement liée à causer un dommage à un tiers partie, lorsqu'elle cherche à obtenir un droit exclusif abusif. L'affaire mérite d'être rapportée car elle montre une compréhension souple de la notion de mauvaise foi qui permet de prendre en compte toutes les circonstances d'une affaire.
L'affaire impliquait deux concurrents dans le secteur des fonds de capital-risque, à savoir une société allemande Target Partners GmbH ("TP"), propriétaire de la marque de l'UE attaquée, et une société basée aux îles Vierges appelée Target Ventures Group Ltd (" TV »), le demandeur en invalidité.
TP n'a jamais utilisé que sa marque principale TARGET PARTNERS. Dès 2002, elle possédait des noms de domaine comprenant le terme «targetventures», mais ceux-ci renvoyaient directement à son site Web targetpartners.de. En 2015, TP a déposé une demande d'enregistrement de l'EUTM TARGET VENTURES.
Pendant ce temps, la télévision avait commencé à opérer en Europe en 2012 - d'abord en Russie et à partir de mars 2013 dans l'UE. TV a montré qu'elle fournissait des services financiers à au moins cinq sociétés de l'UE sous le nom de TARGET VENTURES avant que TP ne dépose précisément cette marque. De plus, les deux sociétés avaient participé conjointement à une conférence et il y avait eu des échanges de courriels entre les parties. Les détails ici ont été contestés.
Le conflit a commencé lorsque TP a envoyé à TV une lettre de cessation et d'abstention après avoir reçu un e-mail d'un client qui les confondait avec TV. En réaction à cela, TV a engagé l'action en nullité. Le fait que TARGET VENTURES n'ait pas été utilisé par TP n'était pas un argument car, bien entendu, le délai de grâce de cinq ans pour l'utilisation de la MUE venait à peine de commencer. TV ne pouvait donc invoquer que la mauvaise foi.
L'action en nullité a été rejetée en première et deuxième instances essentiellement parce que TV n'avait pas prouvé que TP était au courant de l'utilisation de TARGET VENTURES par TV, ni que TP avait l'intention d'empêcher TV d'entrer sur le marché de l'UE. La chambre a conclu que TP avait un intérêt légitime à enregistrer la marque (pour étendre son utilisation du signe TARGET VENTURES ou pour éviter toute confusion avec des tiers). TV a intenté une action devant le GC.
Le Tribunal a fondé son arrêt principalement sur la doctrine des affaires Koton (C104/18 P) et Sky e.a. (C-371/18) indiquant que la mauvaise foi s'appliquait lorsqu'il était apparent d'indices pertinents et concordants indiquant que le titulaire d'une MUE a déposé sa demande dans l'intention de porter atteinte aux intérêts de tiers ou avec l'intention d'obtenir (sans viser un tiers) un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.
Selon le GC, la chambre de recours a interprété la mauvaise foi de manière trop restrictive car il n'était pas nécessaire de viser un tiers spécifique. Pour conclure à la mauvaise foi, il peut en effet suffire de chercher à obtenir une marque sans avoir l'intention de l'utiliser en tant que telle.
En l'espèce, le Tribunal était en effet convaincu, principalement sur la base des déclarations faites lors de l'audience, que l'intention de TP au moment du dépôt de TARGET VENTURES n'était pas de l'utiliser comme marque mais de renforcer et d'éviter toute confusion avec sa marque TARGET PARTNERS . Celles-ci ne sont toutefois pas des fonctions légitimes d'un droit de marque exclusif. Sur cette base, le Tribunal a estimé que l'interprétation du Conseil, qui avait rejeté la mauvaise foi principalement au motif qu'il n'avait pas été prouvé que TP voulait empêcher l'entrée de TV sur le marché ou même avait une connaissance positive de TV, était trop étroite et a annulé la décision .
La leçon à retenir de ce cas, cependant, est importante : les enregistrements purement défensifs ne sont (probablement) pas valides.
Pour plus d'informations sur la mauvaise foi, les lecteurs peuvent souhaiter écouter le podcast publié par Wolters Kluwer – lien ici.
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