« Explorer l'intersection de la marque et du design : sauvegarder les éléments visuels dans la propriété intellectuelle »

L’interaction complexe entre le droit des marques et le droit des dessins et modèles dans le contexte du droit de la propriété intellectuelle a été examinée par les tribunaux à plusieurs reprises. Cet ouvrage examine les actions en tromperie parallèlement aux affaires de contrefaçon de conception, y compris leur raisonnement, les défauts identifiés et l'évolution de leur position au fil du temps, en mettant en évidence des cas spécifiques pour élucider la situation juridique actuelle en la matière.

Récemment, dans un cas de 2023 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha contre Riddhi Siddhi Retail Venture , la question de l’intersection entre marque et dessin ou modèle se pose à nouveau. Dans cette affaire, la Haute Cour de Delhi a confirmé une ordonnance provisoire interdisant au défendeur de vendre des claviers musicaux dont la conception était trompeusement similaire à celle de Casio. Le tribunal a estimé que les claviers du défendeur ressemblaient beaucoup au design de Casio.

Casio avait enregistré son design de clavier sous le nom de « Blueberry » en 2009, qui était devenu fortement associé à la marque. Le plaignant a fait valoir que le modèle de clavier du défendeur, vendu sous la marque « Nexus32 », était presque identique au leur et avait semé la confusion chez les consommateurs.

Le tribunal a déterminé que le design du clavier du défendeur était une imitation évidente de celui du plaignant, conformément à la loi sur les dessins et modèles. La charge de prouver le manque de nouveauté ou d'originalité incombait au défendeur, et comme il ne pouvait pas fournir la preuve d'une publication antérieure, le tribunal a jugé que le dessin du demandeur n'était pas passible d'annulation.

La Haute Cour de Delhi a confirmé l'injonction contre le défendeur, estimant que la conception de leur clavier était trompeusement similaire à celle de Casio et rejetant les allégations de manque de nouveauté ou d'originalité.

En vertu de la loi sur les marques de 1999 , une marque est définie comme une marque qui peut être représentée graphiquement et est capable de distinguer les produits ou services d'une personne des autres. Cette définition inclut explicitement la forme des produits en tant que marque enregistrable.

En revanche, la loi sur le design de 2000 définit le « conception » comme limité aux caractéristiques de forme, de configuration, de motif, d'ornement ou de composition de lignes ou de couleurs appliquées à tout article. L'enregistrement d'un dessin ou modèle requiert la nouveauté et interdit la publication préalable. Il n'existe aucune disposition relative aux droits de droit commun ou aux actions en substitution frauduleuse pour les marques de conception, et les recours en contrefaçon sont limités au cadre statutaire décrit à l'article 22. de la loi sur les dessins et modèles.

Cela crée un chevauchement entre le design et la marque, où les formes peuvent servir à la fois. L’enregistrement d’une marque n’est pas soumis aux mêmes exigences de nouveauté que l’enregistrement d’un dessin ou modèle. Les tribunaux ont apporté diverses réponses concernant la coexistence d’une action en substitution frauduleuse et d’une contrefaçon de conception.

Examen de l'évolution des réponses des tribunaux et des affaires clés
Dans le cas 1983 de Entreprises Tobu contre Entreprises Meghna , le tribunal a clairement indiqué que lorsque les deux parties ont enregistré des dessins, elles ne peuvent pas demander simultanément des injonctions ou des dommages-intérêts en vertu de deux lois. Le demandeur a allégué à la fois une contrefaçon de conception et une substitution trompeuse par le défendeur, mais le tribunal a statué que la loi sur les dessins et modèles de 1911 ne permettait pas une réclamation pour substitution trompeuse. Une telle réclamation n'est autorisée qu'en vertu de la Loi sur les marques de 1958. Le tribunal a souligné que le droit de « faire passer des produits frauduleux » est un droit de droit commun mais est soumis à des dispositions statutaires spécifiques. Étant donné que la loi sur les dessins et modèles ne prévoyait pas de recours en cas de tromperie, aucune injonction ne pouvait être accordée pour ces motifs.

Par ailleurs, dans M/S Micolube India Limited contre Rakesh Kumar Trading As Saurabh Industries & Ors , le tribunal a fait les observations suivantes : -

Concernant la contrefaçon de modèles enregistrés:

• Une action en justice pour contrefaçon de dessin ou modèle n'est pas autorisée en vertu de la loi sur les dessins et modèles lorsque les deux parties sont des propriétaires enregistrés et que les enregistrements de dessin ou modèle couvrent la même forme et configuration d'un article.

Concernant le fait de faire passer pour une protection de forme:

• La substitution frauduleuse ne peut pas être utilisée pour faire valoir des droits de protection de forme en vertu de la loi sur les dessins et modèles. L'objectif de la Loi est d'accorder une protection limitée sans l'étendre à la protection des formes.

Concernant le fait de joindre la tromperie à la contrefaçon de conception:

• La substitution frauduleuse peut être utilisée parallèlement aux réclamations pour contrefaçon de dessin ou modèle, mais uniquement dans les cas liés à des éléments tels que des marques, une présentation commerciale ou des caractéristiques liées au commerce autres que la forme des produits couverts par l'enregistrement du dessin ou modèle.

Exceptions à la substitution pour la protection de la forme:

• La substitution pour la protection de la forme reste possible pendant et après la période de monopole du dessin si la forme n'est pas couverte par la revendication de nouveauté du dessin ou modèle. Toutefois, après l'expiration du dessin ou modèle, si la forme fait partie de la revendication de nouveauté, elle devient partie du domaine public et ne peut pas être protégée par substitution frauduleuse.

Cependant, dans le cas d' Mohan Lal c. Sona Paint & Hardwares , un banc de trois juges a statué comme suit :

1. Convient pour un modèle enregistré: Une personne possédant un modèle enregistré peut intenter une action en justice contre une autre personne possédant également un modèle enregistré.
2. Faire passer un modèle enregistré: Si une personne possédant un modèle enregistré l'utilise comme marque et remplit les conditions nécessaires, elle peut intenter une action en justice pour contrefaçon. Cela signifie qu’ils peuvent intenter une action en justice si quelqu’un d’autre utilise leur dessin comme marque.
3. Combinaison composite: Toutefois, vous ne pouvez pas combiner une action en justice pour contrefaçon de dessin ou modèle enregistré avec une action en substitution frauduleuse. Il faut qu’il s’agisse d’actions en justice distinctes.

En termes plus simples, si une personne possède un dessin ou modèle enregistré, elle peut alors intenter une action en justice contre quelqu'un d'autre possédant un dessin ou modèle enregistré ou si elle utilise son dessin comme marque. Mais si la personne veut faire les deux, elle doit alors intenter deux poursuites distinctes : une pour contrefaçon de conception et une autre pour commercialisation frauduleuse.

La principale différence entre les deux cas réside dans l'approche consistant à combiner une plainte pour contrefaçon d'un dessin ou modèle enregistré avec une plainte pour substitution frauduleuse. Dans l'affaire Micolube India, il a été précisé qu'il n'existe aucune disposition relative à la substitution frauduleuse en vertu de la loi sur les dessins et modèles, tandis que, dans l'affaire Mohan Lal, le tribunal a autorisé des actions distinctes mais pas une seule action composite.

Mais en 2018, un siège de cinq juges de la Haute Cour de Delhi, dans le Affaire Carlsberg Breweries c. Som Distilleries And Breweries , a renversé le précédent précédent de Mohan Lal. La nouvelle décision permet à un demandeur de combiner deux réclamations en un seul procès : l'une pour la contrefaçon de son modèle enregistré et l'autre pour la contrefaçon de ses produits par le défendeur.

La question centrale était de savoir si une poursuite mixte pouvait inclure à la fois une allégation de contrefaçon de conception et une allégation de contrefaçon trompeuse dans une seule action en justice. Le tribunal a déterminé que dans l'affaire Mohan Lal, le tribunal avait mal compris les précédents précédents sur lesquels il s'était appuyé et que ces affaires ne concernaient pas la jonction des causes d'action dans une seule action composite. Selon la décision du tribunal, lorsque des allégations de contrefaçon de conception et de substitution frauduleuse découlent de la même transaction de vente, elles soulèvent des questions juridiques et factuelles similaires. Par conséquent, pour éviter une duplication inutile des procédures judiciaires, il convient de combiner ces deux causes d’action en une seule poursuite. Cette décision rationalise les procédures judiciaires en permettant la combinaison des droits de conception et des réclamations frauduleuses dans de tels cas.

Dans le cas d' Symphony Ltd. ., Symphony Ltd. a intenté une action en justice contre Thermo King India Pvt Ltd., portant principalement sur la violation présumée des droits de conception et des marques déposées de Symphony dans ses produits de refroidissement d'air. En revanche, dans Crocs Inc. USA c. Aqualite Inde et autres , le tribunal a précisé qu'un dessin ou modèle enregistré ne peut pas servir de marque. Toutefois, si des caractéristiques supplémentaires au-delà du modèle enregistré sont utilisées comme marques et ont généré une bonne réputation, ces caractéristiques supplémentaires peuvent être protégées en tant que marques. Ces affaires illustrent collectivement l’évolution du paysage du droit de la propriété intellectuelle en Inde.

Un cas légèrement différent, Havells India Ltd contre Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd , a contesté la question de savoir si un seul procès pouvait englober à la fois la contrefaçon de présentation commerciale et la contrefaçon de conception, le différend découlant de conceptions de ventilateurs similaires.

 Le demandeur, ayant enregistré le modèle de ses ventilateurs de plafond Enticer, a demandé une injonction contre les ventilateurs Venice Prime du défendeur, alléguant une similitude. Le tribunal a statué qu'il était permis de combiner des réclamations pour tromperie et contrefaçon de conception pour le même produit dans une seule action en justice, à la suite du précédent Carlsberg. Elle a favorisé le plaignant, en accordant une injonction provisoire contre les fans du Venice Prime du défendeur.

In Diageo Brands c.Alcobrew Distilleries , Diageo Brands, connue pour le whisky « Johnnie Walker », détenait les droits de conception pour la forme unique de sa bouteille. Ils ont poursuivi Alcobrew Distilleries, alléguant une contrefaçon de marque et de design en raison de l'utilisation par Alcobrew de la marque « OFFICER'S CHOICE » et d'un design de bouteille similaire.

Le tribunal a évalué le caractère distinctif de la marque, la similitude du design des bouteilles et la confusion potentielle chez les consommateurs. Reconnaissant la réputation de la marque « JOHNNIE WALKER » et du design de la bouteille, le tribunal s'est prononcé en faveur de Diageo Brands. Ils ont émis une injonction contre Alcobrew et accordé des dommages-intérêts.

Cette affaire souligne la nécessité de protéger à la fois les marques et les modèles, ainsi que les recours juridiques dont disposent les propriétaires de marques lorsque leur propriété intellectuelle fait l'objet d'une violation dans l'industrie des boissons alcoolisées.

Ensemble, ces affaires offrent des informations précieuses sur la complexité et la nature évolutive du droit de la propriété intellectuelle en Inde. Elles couvrent une série de questions, notamment la possibilité de combiner des réclamations dans un seul procès, la distinction entre les droits de conception et les marques, et la protection des caractéristiques uniques des produits dans un marché concurrentiel.

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Casio Keisanki Kabushiki Kaisha D/B/A Casio Computer Co. Ltd. c. Riddhi Siddhi Retail Venture, (2023) 94 PTC 225

La Loi sur les marques de 1999(Loi 47 de 1999), Art. 2(1)(zb)

Loi sur les dessins et modèles, 2000, S.2(d)

Loi sur les dessins, 2000, S.22

Entreprises Tobu contre Entreprises Meghna, (1983) PTC 359

Micolube India Limited c. Rakesh Kumar Trading sous le nom de Saurabh Industries & Others, 2013 (55) PTC 1[DEL][FB]

Mohan Lal c. Sona Paint & Hardwares, 2013 (55) PTC 61[DEL][FB]

Brasseries Carlsberg c. Distilleries et brasseries Som, CS(COMM) 690/2018 et IA n° 11166/2018

Symphony Ltd. contre Thermo King India Pvt Ltd., CS (COMM) 321/2018

Crocs Inc. USA c. Aqualite India & Others, 2019 (78) PTC 100[DEL]

Havells India Ltd contre Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd, [CS(COMM) 261/2022]

Diageo Brands c.Alcobrew Distilleries, [CS(COMM) 30/2022].

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• La source: https://www.theippress.com/2023/10/29/exploring-the-intersection-of-trademark-and-design-safeguarding-visual-elements-in-intellectual-property/