“Jurídicamente innecesario y perjudicial para la economía del proceso”. ¿Una oportunidad para cambiar la práctica de la EUIPO en materia de conversión?

Una decisión reciente de la Cuarta Sala de Recurso (BOA) de la EUIPO que se ocupa de la conversión merece una mirada más cercana a este instrumento y a la práctica de la EUIPO relacionada con la conversión (resolución del 26 de septiembre de 2022, Caso R 1241/2020-4) .

En resumen: cuando una solicitud de MUE falla o se cancela una MUE registrada, se puede convertir en solicitudes nacionales en aquellos Estados miembros de la UE donde no se aplica el motivo de denegación o cancelación. Se trata de una “red de seguridad” que suaviza las consecuencias de la “regla de todo o nada” en relación con las MUE: o se obtienen para toda la UE, o no se obtienen. La conversión también es posible tras la retirada o entrega de una MUE (solicitud) y, en ese caso, puede solicitarse para todos los Estados miembros, ya que no existe una decisión de la EUIPO que establezca un motivo para la denegación o la cancelación.

En el caso de la retirada de una solicitud, la solicitud de conversión, de acuerdo con las Directrices de la EUIPO, se rechaza si la solicitud se retira durante el período de recurso tras una denegación por parte de la Oficina, si no se ha presentado ningún recurso (cf. Directrices de la EUIPO para examen, Parte E, Operaciones de Registro, §4.3). En otras palabras, presentar una apelación es un requisito previo para presentar una conversión, y es un requisito previo costoso, dado que las tasas de apelación de la EUIPO son de 720 euros.

La decisión de la BOA discutida aquí ha arrojado serias dudas sobre esta práctica.

Sin rodeos, la BOA sostuvo que no se puede exigir la presentación de una apelación para que una solicitud de conversión sea aceptable. Según la BOA, “requerir que se presente una apelación solo complicaría las cosas y sería legalmente innecesario. Sería perjudicial para la economía del procedimiento que se exigiera a una de las partes en el procedimiento que interpusiera un recurso simplemente con el fin de solicitar la conversión tras retirar una solicitud” (§44-45).

La BOA sostuvo que con el retiro de la solicitud de MUE, el solicitante dio por terminado el procedimiento de examen y dado que no hubo una denegación final, la conversión era posible. No hay base legal para el requisito de una apelación real. El retiro que permite la conversión no puede verse como un abuso de proceso. De hecho, el BOA agregó que, aun asumiendo que “el solicitante tenía la intención de interponer un recurso contra la decisión de denegación y luego retirar su solicitud solo después de ese momento, la Sala habría declarado en su decisión que el solicitante había terminado el procedimiento al retirar su solicitud de MUE […] y, como consecuencia de la retirada de la solicitud de MUE, los procedimientos de examen y recurso habían quedado sin objeto. Además, la Sala habría declarado cerrados ambos procedimientos y sostenido que la decisión impugnada del examinador no sería firme. Sin embargo, dentro de los tres meses siguientes a la retirada, el solicitante aún habría tenido la posibilidad de presentar su solicitud de conversión […].

Una sola decisión de una BOA no suele cambiar la práctica de la EUIPO, pero podemos esperar que otros solicitantes, basándose en este precedente, intenten presentar solicitudes de conversión en el período de apelación sin presentar (ni pagar) ninguna apelación. Por lo tanto, será interesante ver si la EUIPO mantiene su interpretación rígida y rechaza las solicitudes de conversión y qué dirán las otras juntas. Si confirman esta decisión, la EUIPO podría verse obligada a cambiar su práctica (a menos que lo haga por su cuenta, antes de que se presenten otros casos).

Finalmente, será interesante saber si este enfoque (que en el caso en cuestión consideraba un ex parte procedimiento, es decir, una denegación por motivos absolutos) también se aplica en entre partes procedimientos, especialmente cuando la oposición que inicialmente prosperó se basó en una marca de la Unión Europea que impedía la conversión en todos los Estados miembros (ya que una marca de la Unión Europea es el motivo de denegación aplicable en toda la UE). En teoría, no debería haber obstáculos, ya que los principios son los mismos, es decir, una decisión es "definitiva" solo después de que haya transcurrido el plazo de apelación, independientemente de que se haya presentado o no una apelación. Pero, por supuesto, tendremos que esperar y ver.

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