En su decisión TARGET VENTURES de 28 de octubre de 2020 (T-273/19), el Tribunal General señaló que podía existir mala fe cuando existían indicios objetivos de una intención deshonesta del titular de la marca, no necesariamente vinculada a causar un daño a un tercero. parte, cuando pretenda obtener un derecho exclusivo abusivo. Vale la pena informar el caso porque muestra una comprensión flexible del concepto de mala fe que permite tener en cuenta todas las circunstancias de un caso.
El caso involucró a dos competidores en el sector de fondos de capital de riesgo, a saber, una empresa alemana Target Partners GmbH ("TP"), el propietario de la marca comercial de la UE bajo ataque, y una empresa con sede en las Islas Vírgenes llamada Target Ventures Group Ltd (" TV ”), el solicitante de nulidad.
TP siempre utilizó solo su marca principal TARGET PARTNERS. Desde 2002, poseía nombres de dominio que incluían el término "targetventures", pero los que se referían directamente a su sitio web targetpartners.de. En 2015, TP solicitó el registro de EUTM TARGET VENTURES.
Mientras tanto, la televisión había comenzado a operar en Europa en 2012, primero en Rusia y en marzo de 2013 en la UE. TV demostró que prestó servicios financieros a al menos cinco empresas de la UE con el nombre TARGET VENTURES antes de que TP solicitara precisamente esta marca. Además, ambas empresas habían asistido conjuntamente a una conferencia y había habido cierto intercambio de correos electrónicos entre las partes. Los detalles aquí fueron disputados.
El conflicto comenzó cuando TP envió a TV una carta de cese y desistimiento luego de recibir un correo electrónico de un cliente que los confundió con TV. En reacción a eso, la televisión inició la acción de invalidez. El hecho de que TP no utilizara TARGET VENTURES no era un argumento porque, por supuesto, el período de gracia de cinco años para poner en funcionamiento la MUE acababa de empezar. Por tanto, la televisión sólo podía invocar la mala fe.
La acción de nulidad fue desestimada en primera y segunda instancia básicamente porque TV no había probado que TP conociera el uso de TARGET VENTURES por TV, ni que TP pretendiera impedir que la TV entrara en el mercado de la UE. La Junta concluyó que TP tenía un interés legítimo en registrar la marca (para ampliar su uso del signo TARGET VENTURES o para evitar confusiones con terceros). TV presentó una acción ante la CG.
El CG basó su juicio principalmente en la doctrina del caso Koton (C104 / 18 P) y Sky y otros (C-371/18) al afirmar que la mala fe se aplicaba cuando era aparente a partir de indicios pertinentes y consistentes de que el propietario de una marca de la Unión Europea presentó su solicitud con la intención de socavar los intereses de terceros o con la intención de obtener (sin dirigirse a un tercero) un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de una marca.
Según el CG, la Sala de Recurso interpretó la mala fe de forma demasiado restrictiva porque no era necesario dirigirse a un tercero específico. Para un hallazgo de mala fe, de hecho puede ser suficiente tratar de obtener una marca comercial sin tener la intención de utilizarla como tal.
En el caso que nos ocupa, el GC estaba realmente convencido, principalmente sobre la base de declaraciones en la audiencia oral, de que la intención de TP en el momento de presentar TARGET VENTURES no era utilizarla como marca sino fortalecer y evitar confusiones con su marca TARGET PARTNERS . Sin embargo, estas no son funciones legítimas de un derecho de marca exclusivo. Sobre esa base, el CG sostuvo que la interpretación de la Junta, que había rechazado la mala fe principalmente sobre la base de que no se había probado que TP quisiera evitar la entrada al mercado de la televisión o incluso conocía positivamente la televisión, era demasiado estrecha y anuló la decisión. .
La lección para llevar de este caso, sin embargo, es importante: Los registros puramente defensivos (probablemente) no son válidos.
Para obtener más información sobre la mala fe, es posible que los lectores deseen escuchar el podcast publicado por Wolters Kluwer - enlace esta página.
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