«Νομικά περιττό και επιζήμιο για την οικονομία της διαδικασίας». Υπάρχει ευκαιρία να αλλάξετε την πρακτική του EUIPO σχετικά με τη μετατροπή;

Μια πρόσφατη απόφαση του Τέταρτου Συμβουλίου Προσφυγών (BOA) του EUIPO που ασχολείται με τη μετατροπή αξίζει μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτό το μέσο και στην πρακτική του EUIPO σχετικά με τη μετατροπή (απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2022, υπόθεση R 1241/2020-4) .

Ανακεφαλαιώνοντας: όταν μια αίτηση EUTM αποτύχει ή μια καταχωρισμένη EUTM ακυρωθεί, μπορεί να μετατραπεί σε εθνικές αιτήσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ όπου δεν ισχύει ο λόγος άρνησης ή ακύρωσης. Αυτό είναι ένα «δίχτυ ασφαλείας» που εξομαλύνει τις συνέπειες του κανόνα «όλα ή τίποτα» σχετικά με τα EUTM: είτε τα παίρνετε για ολόκληρη την ΕΕ είτε καθόλου. Η μετατροπή είναι επίσης δυνατή μετά από απόσυρση ή παράδοση EUTM (αίτηση) και σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να ζητηθεί για όλα τα κράτη μέλη, καθώς δεν υπάρχει απόφαση EUIPO που να βρίσκει λόγο άρνησης ή ακύρωσης.

Σε περίπτωση απόσυρσης αίτησης, το αίτημα για μετατροπή, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του EUIPO, απορρίπτεται εάν η αίτηση αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφυγής μετά από άρνηση από το Γραφείο, εάν δεν έχει ασκηθεί έφεση (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές του EUIPO για εξέταση, Μέρος Ε, Μητρώο Λειτουργιών, §4.3). Με άλλα λόγια, η υποβολή προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή μιας μετατροπής και είναι μια δαπανηρή προϋπόθεση, δεδομένου ότι τα τέλη προσφυγής του EUIPO είναι 720 Ευρώ.

Η απόφαση της BOA που συζητήθηκε εδώ δημιούργησε σοβαρές αμφιβολίες για αυτήν την πρακτική.

Χωρίς να μασάει τα λόγια, η BOA έκρινε ότι η υποβολή προσφυγής δεν μπορεί να απαιτείται για να είναι αποδεκτό ένα αίτημα μετατροπής. Σύμφωνα με το BOA, «Η απαίτηση υποβολής προσφυγής θα περιέπλεκε απλώς τα πράγματα και θα ήταν νομικά περιττή. Θα ήταν επιζήμιο για την οικονομία της διαδικασίας εάν ένας διάδικος έπρεπε να ασκήσει έφεση απλώς και μόνο για τους σκοπούς της αίτησης μετατροπής μετά την απόσυρση μιας αίτησης” ( §44-45).

Το BOA έκρινε ότι με την απόσυρση της αίτησης EUTM, ο αιτών περάτωσε τη διαδικασία εξέτασης και επειδή δεν υπήρχε οριστική άρνηση, ήταν δυνατή η μετατροπή. Δεν υπάρχει νομική βάση για την απαίτηση πραγματικής προσφυγής. Η απόσυρση που επιτρέπει τη μετατροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κατάχρηση της διαδικασίας. Πράγματι, η BOA πρόσθεσε ότι, ακόμη και αν υποτεθεί ότι «ο αιτών σκόπευε να υποβάλει προσφυγή κατά της απόφασης απόρριψης και στη συνέχεια να αποσύρει την αίτησή του μόνο μετά από εκείνη τη στιγμή, το συμβούλιο θα είχε δηλώσει στην απόφασή του ότι ο αιτών είχε περατώσει τη διαδικασία αποσύροντας την αίτησή του για EUTM […] και, κατά συνέπεια της απόσυρσης της αίτησης EUTM, η διαδικασία εξέτασης και προσφυγής είχε καταστεί άσκοπη. Επιπλέον, το συμβούλιο θα είχε κηρύξει και τις δύο διαδικασίες περατωθείσες και θα έκρινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του εξεταστή δεν θα κατέστη τελεσίδικη. Ωστόσο, εντός τριών μηνών από την απόσυρση, ο αιτών θα είχε ακόμη τη δυνατότητα να υποβάλει το αίτημα μετατροπής […]".

Μια μεμονωμένη απόφαση μιας BOA δεν αλλάζει συνήθως την πρακτική του EUIPO, αλλά μπορούμε να περιμένουμε ότι άλλοι αιτούντες, βασιζόμενοι σε αυτό το προηγούμενο, θα προσπαθήσουν να υποβάλουν αιτήματα μετατροπής κατά την περίοδο προσφυγής χωρίς να υποβάλουν (και να πληρώσουν) καμία ένσταση. Θα είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε εάν το EUIPO επιμένει στην άκαμπτη ερμηνεία του και απορρίπτει αιτήματα μετατροπών και τι θα πουν τα άλλα Συμβούλια. Εάν επιβεβαιώσουν αυτήν την απόφαση, το EUIPO ενδέχεται να αναγκαστεί να αλλάξει την πρακτική του (εκτός εάν το κάνει μόνο του, πριν αρχίσουν άλλες υποθέσεις).

Τέλος, θα είναι ενδιαφέρον να μάθουμε εάν αυτή η προσέγγιση (η οποία στην εν λόγω υπόθεση αφορούσε ένα ex parte διαδικασία, δηλαδή άρνηση για απόλυτους λόγους) ισχύει και σε ενδιάμεσα διαδικασίες, ιδίως όταν η αρχικά επιτυχής ανακοπή βασίστηκε σε μια EUTM που εμποδίζει τη μετατροπή σε όλα τα κράτη μέλη (καθώς η EUTM είναι ο λόγος άρνησης ισχύει παντού στην ΕΕ). Θεωρητικά, δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια, καθώς οι αρχές είναι οι ίδιες, δηλαδή η απόφαση είναι «τελική» μόνο μετά την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής, ανεξάρτητα από το αν έχει ασκηθεί έφεση ή όχι. Αλλά φυσικά, θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε.

_____________________________

Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα χάσετε τακτικές ενημερώσεις από το Kluwer Trademark Blog, εγγραφείτε εδώ.

Kluwer IP Νόμος

Η Έρευνα Future Ready Lawyer 2022 έδειξε ότι το 79% των δικηγόρων πιστεύει ότι η σημασία της νομικής τεχνολογίας θα αυξηθεί για το επόμενο έτος. Με το Kluwer IP Law μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ολοένα και πιο παγκόσμια πρακτική του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων με εξειδικευμένες, τοπικές και διασυνοριακές πληροφορίες και εργαλεία από κάθε προτιμώμενη τοποθεσία. Είστε, ως επαγγελματίας IP, έτοιμοι για το μέλλον;

Μάθε πως Kluwer IP Νόμος μπορεί να σε υποστηρίξει.