Softwarepatenter efter Alice: En tidligere USPTO-eksaminers råd om sikring af patentbeskyttelse

Denne artikel er medforfattet af den tidligere USPTO primære eksaminator Shawn Joseph.

Mens mange i softwarepatentindustrien længe frygtede, at efterklangen forlod Alice betød "dødens kys" for softwarepatentansøgninger, er virkeligheden i dag, at der udstedes flere softwarepatenter end nogensinde før. Sandheden er, at softwaresamfundet har gjort enorme fremskridt i de sidste otte år siden de turbulente efterdønninger af Alice beslutning, og en ny USPTO Examiner-vejledning er blevet udstedt om, hvordan man bedst kan bestemme emnets berettigelse af softwarepatentansøgninger. 

Resultatet af denne nye vejledning har øget antallet af softwarepatentansøgninger, der er blevet bevilget med mere end 22 % i de sidste tre år, hvor over 60 % af alle ansøgninger, der er bevilget i 2020, er software eller computerimplementerede teknologier. I denne artikel diskuterer vi softwarepatenter efter Alice fra en tidligere USPTO Primary Examiners perspektiv og giver tips om, hvordan man undgår og overvinder en 35 USC § 101 "Alice” Afvisning.

Kan softwarepatenter håndhæves?

Selvom der fortsat er en overskrift, der indikerer, at software-relaterede og computer-implementerede opfindelser ikke kan patenteres eller håndhæves, er dette argument i modstrid med de seneste USPTO- og domstolsdata. Der er ingen tvivl om, at software-relaterede teknologier ikke kun er patenterbare, men håndhæves og kan overleve en gyldighedsudfordring ved Patent Trail and Appeal Board eller føderal domstol. 

En patenthavers mulighed for at håndhæve deres patentrettigheder begynder i det øjeblik, deres patent er udstedt. Hvis en krænkende part fremstiller, bruger, sælger eller importerer den genstand, der påberåbes i det udstedte patent, vil patentejeren have retlig regres mod den krænkende part. Omfanget og bredden af ​​dine patentrettigheder er defineret af de krav, der er givet i dit patent. 

Hvis dit patent indeholder et bredt kravsprog, så er din ret til at udelukke andre meget større, end den ville være i tilfælde af et patent med snævre krav. Selvom et udstedt patent i første omgang antages at være gyldigt, kan det stadig være genstand for fremtidige udfordringer ved USPTO gennem Inter Partes anmeldelse (IPR) proces eller ugyldighedssøgsmål ved føderal domstol.

Hvad er Alice og hvad betyder det for softwarepatenter?

Alice Corp v. CLS Bank International, 573 US 208 (2014) var en skelsættende højesteretsafgørelse, der rystede grundlaget for softwarepatenter til deres kerne. I en enstemmig afgørelse skrevet af dommer Clarence Thomas fastslog Højesteret, at patentkrav udstedt for computer-implementerede elektroniske deponeringstjenester var rettet mod abstrakte ideer og ikke patenterbart emne.

Alice Beslutningen har haft en dybtgående indvirkning på den måde, eksaminatorer hos US Patent and Trademark Organization (USPTO) undersøger softwarepatenter på. Beslutningen indeholdt en to-trins analyse, hvorved der først tages stilling til, om det genstand, der gøres krav på i et patent, er rettet mod en abstrakt idé. Hvis ja, skal påstandene tilføje "betydeligt mere", der inkarnerer et "opfindsomt koncept."

Mens Højesteret inkluderede flere eksempler på, hvad der kan eller ikke kan kvalificeres som "væsentligt mere", førte tvetydigheden af ​​beslutningen og manglen på vejledning til problemer med at implementere klare og konsekvente standarder ved lavere domstole og under undersøgelse af USPTO-eksaminatorer. Den dramatiske effekt af Højesterets afgørelse fik mange i softwareindustrien til at spekulere på, om deres softwarepatenter var blevet ubrugelige og uhåndhævelige.

Hvordan kan du overvinde Alice Beslutning, når du patenterer dine softwareidéer?

Selvom der ikke er nogen garantier for succes, når du ansøger om en softwarepatentansøgning, er der trin, du kan tage for at forbedre chancerne for, at din patentansøgning modtager en meddelelse om tilladelse fra USPTO-eksaminatoren.

Overvej først en kendt søgning (nogle gange kaldet en "patenterbarhedssøgning"). Husk dog, at resultaterne af din søgning kun er så gode som de afsløringsoplysninger, der blev brugt til at udføre søgningen. Sørg derfor for, at du giver grundige offentliggørelsesoplysninger, referencer og trykte dokumenter, før du udfører din søgning.

Når den er forsynet med en grundig afsløring, vil en god kendt søgning ikke kun hjælpe dig med at afgøre, om din opfindelse er patenterbar, men vil også hjælpe med at give dig en idé om, hvor bredt du kan formulere eventuelle krav i ansøgningen, baseret på de relevante kunst på teknologiområdet. Husk at gennemgå de tidligere kendte søgeresultater med din advokat og give enhver feedback eller yderligere "skelnpunkter" mellem din softwareplatform og de citerede tidligere kendte referencer fundet i søgningen.

For det andet er det vigtigt at forstå, hvad USPTO-eksaminatoren betragter som "ikke-patenterbart emne", før du udarbejder din softwareopfindelse, forretningsmetode eller computerimplementerede proces. Afvisninger af ikke-patenterbart emne sker, når eksaminatoren hævder, at genstanden for den påberåbte opfindelse ikke er berettiget til patentbeskyttelse, fordi den er rettet mod en abstrakt idé eller andet ikke-patenterbart emne (i henhold til 35 USC § 101).

I henhold til 35 USC § 101 er der fire lovpligtige kategorier eller typer af opfindelser, der er berettiget til patentbeskyttelse: proces, maskine, fremstilling eller sammensætning af stof (eller enhver ny og nyttig forbedring heraf). Software-relaterede og SaaS-opfindelser falder uden tvivl under "proces"-kategorien af ​​opfindelser. Og hvis opfindelsen hævdes som en maskine (dvs, computer), der implementerer processen, ville et aspekt af opfindelsen falde ind under kategorien "maskine".

Domstole har fortolket de fire lovbestemte kategorier af opfindelser for at udelukke "naturlove, naturfænomener og abstrakte ideer." Disse termer, der almindeligvis omtales som "retlige undtagelser" fra patentberettigelse, henviser generelt til grundlæggende viden, der ikke er berettiget til patentbeskyttelse, såsom videnskabelige principper (f.eks. at kraft er lig med masse gange acceleration eller F = mA), der forekommer naturligt fænomener (f.eks. lyn, tyngdekraft, sollys), mentale processer og matematiske algoritmer. I de fleste tilfælde er det de sidste to undtagelser (mentale processer og matematiske algoritmer), der er grundlaget for de fleste software-relaterede afvisninger.

For at hjælpe ansøgere med at navigere i ændringerne for at kræve fortolkninger inden for computer-, software- og SaaS-teknologiområderne har USPTO udsendt en opdateret vejledning om emnets berettigelse. Denne vejledning er også blevet indarbejdet i forskellige sektioner af USPTO's Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). MPEP § 2106 angiver i øjeblikket, at testen for berettigelse til emner involverer følgende trin (ofte omtalt som Alice To-trins test)

• Trin 1: Tjek, om kravet er rettet mod en lovbestemt kategori (proces, maskine, fremstilling, stofsammensætning eller forbedring heraf). Hvis "nej", er kravet rettet mod emnet støtteberettigede til patentbeskyttelse. Hvis "ja", gå til trin 2A.
• Trin 2A: Tjek, om kravet er rettet mod en lovbestemt undtagelse (naturlove, naturfænomener (naturprodukt) eller abstrakt idé). Hvis "nej", er kravet rettet mod emnet berettiget til patentbeskyttelse. Hvis "ja", gå til trin 2B.
• Trin 2B: Tjek, om kravet reciterer yderligere elementer, der svarer til "væsentligt mere" end den juridiske undtagelse. Hvis "nej", så er kravet rettet mod emnet støtteberettigede til patentbeskyttelse. Hvis "ja", så er kravet rettet mod emnet berettiget til patentbeskyttelse.

For det tredje, hvis du modtager en Office Action-afvisning, anbefaler jeg følgende trin, når du forbereder og udarbejder dit Office Action-tillæg:

1. Analyser eksaminatorens begrundelse for hvert trin i emnets berettigelsesprøve. Bryd afvisningen ned for tydeligt at kortlægge hver af eksaminatorens påstande til det respektive trin ovenfor.

• Find eventuelle svagheder i eksaminatorens begrundelse for hvert trin i analysen:

1. Har eksaminator ikke anvendt nogen af ​​trinene korrekt?
2. Mange gange har vi set, at en eksaminator har tvunget en påstand i en "abstrakt idé"-form. Kontroller nøje, om nogen af ​​eksaminatorens udsagn om at kortlægge kravet til ikke-kvalificeret emne er ikke-faktiske eller en fejlkarakterisering af opfindelsen. Kontroller også nøje, om eksaminator simpelthen ikke nævnte bestemte dele af påstanden, da han/hun fremsatte sin argumentation. Vi ser også ofte, at en eksaminator afholder sig fra at tale om de kravbegrænsninger, der mest ville svække hans/hendes argumentation. Nogle gange er det vigtigere end det, der blev sagt, hvad der ikke blev sagt;

• Gennemgå og brug eksemplerne på emnets berettigelse i USPTO eksamensvejledning, med følgende spørgsmål i tankerne:

1.  Har dine påstande flere ting til fælles med de eksempler, der er "berettigede" eller "uegnede"?
2. Kan dine påstande gøres til bedre at passe til formen for nogen af ​​de "berettigede" eksempler? Ved at lære de begrundelser, der bruges i "berettigede" eksempler, vil du få værktøjer tilføjet til dit værktøjsbælte for at kunne argumentere imod eksaminatorens holdning;

• Giver påstandene et "opfindsomt koncept", der ikke er diskuteret i Office-handlingen?
• Er det muligt at forklare, hvordan kravet falder ind under en lovbestemt kategori?
• Reager og argumenter, hvis det er muligt, på eksaminatorens analyse for hvert trin baseret på ovenstående;
• Undersøg din eksaminator:

1. Det er mindre almindeligt kendt, at du kan søge efter sager, som din eksaminator tidligere har tilladt ved hjælp af værktøjer såsom den avancerede søgning i PatFT. Hvordan kan dette hjælpe? Fordi du kan finde eksempler på sager tilladt af den selv samme eksaminator. Du vil opdage, at eksaminatorer ofte anvender den samme stil af afvisninger i mange sager (næsten klip-og-klistre). Hvis du har en Alice afvisning, tag et kig på eksempler på svar, andre har indgivet til hans/hendes afvisninger, der overvandt deres Alice afslag i deres sager. De samme strategier fungerer ofte igen, fordi de passer til netop din eksaminators driftsparadigme og automatisk løser for eksaminator-til-eksaminator uoverensstemmelser i anvendelsen af ​​standarder.

• Craft Claims to Avoid Art Unit 3600

Når vi taler om eksaminator-uoverensstemmelser, så spiller kunstenheds-inkonsistens også ind og bør overvejes, når du udarbejder din patentansøgning. Ville det ikke være bedre at undgå en eksaminator eller kunstenhed, hvor dine odds for godtgørelse er dårligere helt? Det er ingen hemmelighed blandt praktiserende læger, at patentansøgninger, der går i business methods art unit 3600, har en væsentlig lavere tilskudssats. Dygtige praktikere kan muligvis hjælpe dig med at undgå at blive doceret til den berygtede 3600 kunstenhed.

Men med den rigtige "målrettede udarbejdelse" er en grundlæggende forståelse af USPTO-klassificeringsprocessen et krav. For nylig har USPTO brugt automatiserede systemer som et første skridt til at dokumentere sager inden for kunstenheder. Disse systemer leder efter nøgleord i keep-dele i din applikation for at identificere, hvilken kunstenhed og klassifikation din applikation er tildelt. Den vigtigste af disse nøgledele er dine påstande og abstrakte. Og nogle eksempler på nøgleord, som disse systemer bruger til forretningsmetoder, kan omfatte bankvilkår, spillevilkår, prisvilkår osv. Tag et kig på den måde, USPTO definerer forretningsmetoder for at få en idé:

"Forretningsmetoder-området i USPTO er en samling af emneområder i Technology Center 3600, der giver patenter relateret til databehandling: finansiel, forretningspraksis, ledelse eller omkostnings-/prisfastsættelse."

Så hvis din opfindelse er relateret til en af ​​disse kategorier, kan det være en god idé, i din indledende patentansøgning, der vil gå gennem klassificeringsorganet, at undgå nøgletermer i disse nøgledele. Husk, at du altid kan ændre dine påstande på et senere tidspunkt i retsforfølgningen, så de inkluderer disse vilkår, så længe du havde støtte i din oprindelige afsløring.

Overse ikke værdien af ​​en eksaminatorsamtale

Et eksaminatorinterview er en på forhånd planlagt diskussion med eksaminatoren, som normalt gennemføres over telefonen, angående de kravafvisninger og/eller indsigelser, der er beskrevet i Office-handlingen og potentielle ændringer, der løser disse bekymringer. Ansøgere repræsenteret af en patentadvokat kan (men normalt ikke) deltage aktivt i samtalen. I nogle tilfælde kan opfinderen og/eller ansøgeren være interesseret i at deltage i eksaminatorsamtalen.

Vær dog opmærksom på, at det at sige det forkerte eller give en ukorrekt indrømmelse under en eksaminatorsamtale kan påvirke chancerne for at opnå en patentregistrering. I nogle situationer fører interviewet til en eksaminatortillæg, der stiller kravene i ansøgningen til en godtgørelse, uden at ansøgeren skal indgive et formelt svar på en udestående Office-handling. Samtaler kan iværksættes af eksaminator eller rekvireres af ansøgeren.

En af de bedste måder at forberede sig til en eksaminatorsamtale på er fuldt ud at overveje de problemstillinger, der rejses i Office-handlingen, og hvordan du bedst kan formulere dit svar på Office-handlingen. Derefter kan du forberede en dagsorden med emner, du skal diskutere. Derefter kan du kontakte eksaminatoren og planlægge et passende tidspunkt til at diskutere Office-handlingen og det foreslåede svar og til at e-maile dagsordenen med eventuelle foreslåede ændringer til eksaminatoren. Derefter kan du diskutere med eksaminatoren for bedre at forstå begrundelsen bag deres afvisninger og deres fortolkning af termer og vendinger og benytte lejligheden til at fremhæve og afklare eventuelle misforståelser eller fortolkningsforskelle.

Men, endnu vigtigere, giver eksaminatorinterviews ansøgerne mulighed for at vælge eksaminatorens hjerne og/eller få en fornemmelse af eksaminatorens venlighed med hensyn til at tillade dine nuværende krav. Meget information kan komme fra en hurtig samtale. Hvis eksaminatoren f.eks. synes overbevist om, at hun eller han har bevist, at din opfindelse allerede eksisterer, kan du være bedre stillet til at ændre dine krav væsentligt for at spare dig selv for tid og penge. På den anden side, hvis eksaminator generelt virker venlig over for din innovation, kan du måske blot spørge, hvilke mindre ændringer der skal foretages i dine påstande for at få dig over pukkelen.

Husk, at eksaminatorer er mennesker, og at være venlig og samarbejdsvillig kan gå langt.

Undgå disse almindelige fejl, når du udarbejder din softwarepatentansøgning

Udarbejdelse af en softwarepatentansøgning er udfordrende af en række årsager. For det første falder software og computer-implementerede processer ikke pænt ind i de lovbestemte rammer for patentberettigelse. Selvom software er bredt defineret som "programmer og andre operativsystemer, der bruges af en computer", hvis din software blot udfører visse rutinefunktioner eller generisk automatisering, er det sandsynligvis for "abstrakt" til at være patenterbart emne. 

Nøglen, når du udarbejder en softwareapplikation, er at identificere de nye aspekter/opfindsomme koncepter af din software og formulere, hvordan din software forbedrer computerens funktionalitet. Du bør også sikre dig, at du specifikt beskriver alle systemer, undersystemer og komponenter, der bruges til at udføre din nye proces.

Undgå at beskrive generisk funktionalitet eller blot recitere automatisering af menneskelig aktivitet, der traditionelt er blevet udført manuelt, eller recitere "konventionelle handlinger på en generisk måde", når du udarbejder dit kravsæt og detaljerede beskrivelse. 

Glem ikke om fordelene ved et designpatent 

Overse ikke værdien af ​​en designpatentansøgning for din software. Designpatenter beskytter de grafiske brugergrænseflader (GUI), ændringer i indlæsningsskærmen og andre dekorative elementer i din software. Din GUI kan være patenterbar og opfylder muligvis kravet om "fremstillingsartikel", hvis din GUI's todimensionelle billede vises på en computerskærm, tablet eller mobilenhed.

Din GUI-designpatentansøgning kan omfatte flere udførelsesformer, så længe disse udførelsesformer vedrører et enkelt GUI-design. Ansøgningen skal omfatte mindst ét ​​område med stiplede eller stiplede linjer og enhedens ydre grænse med stiplede linjer. En brudt linjeerklæring er afgørende for at definere, hvilke dele af GUI'et, der gøres krav på.

Designpatenter til software er fordelagtige af flere årsager, herunder: hurtigere retsforfølgning, højere godtgørelsessatser og lavere advokatomkostninger og USPTO-ansøgningsgebyrer.

Tal med en erfaren softwarepatentadvokat og lær mere om softwarepatenter efter Alice

Bekymret over, hvordan Alice kendelse kan påvirke dine tidligere udstedte patenter? Har du brug for juridisk rådgivning om håndtering af patentkrav? Rapacke Law Group er en forretnings- og intellektuel ejendomsret med fokus på softwarerelateret intellektuel ejendom.

Vores advokater omfatter tidligere USPTO Primary Examiners og udviklere, der arbejder med en række amerikanske og udenlandske startups for at sikre, at de har en strategisk tilgang til deres beskyttelse af intellektuel ejendom. Vi tilbyder patent- og immaterielle juridiske tjenester til et gennemsigtigt fast gebyr. Kontakt os for at aftale en gratis konsultation med en af ​​vores erfarne advokater.

Bestil en gratis konsultation eller tag vores Quiz om intellektuel ejendomsret at forstå, hvordan du bedst beskytter din virksomhed med en erfaren softwarepatentadvokat.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://arapackelaw.com/patents/softwaremobile-apps/software-patents-after-alice/