MHC fortolker afsnit 39's samspil med patent på tilføjelsesapplikationer

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

I dette indlæg vil jeg diskutere Selfdot Tech. v. Generalcontroller for patenter vedtaget af Madras High Court. Jeg vil beskæftige mig med de argumenter, som appellanten og indklagede har fremført med hensyn til patent på tilføjelse, moderpatentansøgningen og omfanget af Sek. 39. Yderligere vil jeg analysere det ræsonnement, som retten har brugt til at skabe en anden standard for behandling af opdelte ansøgninger og patent på tilføjelser. Jeg hævder, at retten indsnævrer anvendelsesområdet for pkt. 39 i lyset af dets formål ved at skabe en sondring mellem væsentlig og proceduremæssig overtrædelse heraf og dermed skabe en garanti for bona fide fejltagelser.

Dom

In Selfdot Tech., MHC skulle tage stilling til, om manglende forudgående tilladelse u/s. 39 for "Patent på tilføjelse" fra patentkontoret kan medføre, at det anses for at være opgivet u/s 40. Lovbestemmelserne i denne henseende er ret ligetil. Sec. 39 kræver, at en person, der ansøger om et internationalt patent, enten (i) indgiver en sådan ansøgning i Indien og venter i seks uger, før patentkontoret og centralregeringen kunne afgøre, om ansøgningen var relevant til forsvarsformål; eller (ii) indhente tilladelse til at indgive den udenlandske ansøgning efter indgivelse af formular 25 til patentkontoret.

I det foreliggende tilfælde var moderansøgningen (patent) blevet indgivet behørigt til den indiske patentmyndighed og blev først indgivet uden for Indien efter udløbet af seks uger. Retten bemærkede også i paragraf 5, at den overordnede ansøgning var "ikke relevant til forsvarsformål eller relateret til atomenergi." Hvad var problemet så?

Efter at forældreansøgningen blev godkendt den 11.09.2018 af US Patent Office, ansøgte appellanterne yderligere om 'Continuation-in-part' (svarende til patent på tilføjelse) til US Patent Office uden forudgående tilladelse u/s. 39.

Senere, da appellanten indgav en ansøgning om patent til tilføjelse til det indiske patentkontor, blev det samme anset for at være opgivet u/s 40 for at overtræde pkt. 39. Herved overvejede indklagede, om udtrykket "enhver ansøgning" i afsnit 39 også ville omfatte ansøgninger om patent på tilføjelse og opdelte ansøgninger eller ej. Hertil begrundede indklagede, at "opdelingsbegæring" ikke kræver forudgående tilladelse i det omfang, genstanden for den opdelte ansøgning allerede er oplyst i moderansøgningen. På den anden side afslører tilføjelsespatentet oplysninger ud over moderansøgningen, som ikke tidligere er blevet offentliggjort for patentkontoret. Mens tilladelse til moderansøgning vil dække opdelte ansøgninger, er forudgående tilladelse derfor særskilt nødvendig i henhold til Sec. 39 for patent på tilføjelser før opnåelse af et internationalt patent.

MHC, delvist enig i ovenstående, bemærker i paragraf 12, "et patent på tilføjelse, dvs. involverer en forbedring i eller ændring af moder- eller hovedopfindelsen, vil uvægerligt kræve yderligere oplysninger til dem, der er indeholdt i den komplette specifikation af hovedopfindelsen. ” MHC begrundede, at kombineret med at læse sek. 54(1) & (2) (hvilket kun gør det muligt for patenthaveren af den overordnede ansøgning at ansøge om et ændringspatent i relation hertil) og forbehold for pkt. 55(1) (et patent på tilføjelse kan overleve som et selvstændigt patent, hvis moderansøgningen tilbagekaldes) betyder, at "tillægspatentet står på et andet grundlag end en opdelt ansøgning." Ovenstående begrundelse er i overensstemmelse med årsager og formål, hvorfor pkt. 39 blev indsat i patentloven, dvs. at sætte den registeransvarlige i stand til at anvende anvisninger, der skal forhindre strømmen af følsomme oplysninger vedrørende landets sikkerhed uden for Indien (link.).

Retten anerkendte dog, at der var uklarhed i pkt. 39 om dens anvendelsesområde omfattede en sådan ansøgning. Den indrømmede faktisk, at de lovmæssige rammer understøtter den konklusion, at tilføjelsespatentet er stærkt forbundet med patentansøgningen på flere måder, hvilket førte appellanterne til bona fide mener, at tilladelse efter pkt. 39 var ikke obligatorisk for førstnævnte, hvis sidstnævnte blev givet det samme.

Væsentlige og proceduremæssige overtrædelser

Overtrædelsen af pkt. 39 indebærer 'opgivelse af patent' u/s. 40 dvs. direkte afvisning af patentet. Retten bemærker også, at konsekvenserne af 'betragtet opgivelse' er drastiske. Kunne retten efter at have anerkendt den uklarhed, der ligger til grund for pkt. 39 og bona fide appellanternes tro, pålægge en så alvorlig straf?

Retten i denne sag var klar over problemet. Det var tøvende at foreskrive en så hård straf til appellanterne over en bona fide fejl, at forudgående tilladelse til deres ansøgning var påkrævet, da moderansøgningen blev givet samme.

Derfor bemærkede retten, at overtrædelsen efter pkt. 39 kan klassificeres som (i) proceduremæssig overtrædelse; og (ii) væsentlig overtrædelse. Førstnævnte vil omfatte proceduremæssige uregelmæssigheder, tekniske brud, mindre fejl og bortfald, som ikke bør føre til direkte afvisning af patentansøgningen. Derfor er blot teknisk overtrædelse af pkt. 39 vil ikke føre til anset opgivelse. På den anden side er sidstnævnte "et klart brud på kravet om skriftlig tilladelse med hensyn til opfindelser på alle områder, herunder, i den specifikke sammenhæng med opfindelser, der er relevante for forsvarsformål eller atomenergi, kravet om forudgående samtykke fra centralregeringen ." For at en overtrædelse skal kvalificeres som en væsentlig overtrædelse, skal det fremgå klart "af de faktiske omstændigheder og omstændighederne, at den pågældende ansøger ikke havde til hensigt at opgive ansøgningen." Med andre ord skal handlingerne i patentansøgningen have til formål at 'omgå' kravene i pkt. 39, og som følge heraf at frafalde ansøgningen.

I denne sag fandt retten med rette, at appellanten ikke vil være berettiget til væsentlig misligholdelse, da de opererede under en bona fide tro, som fremgik af den statuerede ordning.

Konklusion

MHC præciserer i dette tilfælde tvetydigheden og omfanget af pkt. 39, i patentloven. Den vurderer den statuerede ordning korrekt, som ikke giver nogen undtagelse for patent på tilføjelse eller opdelt ansøgning. Derfor er omfanget af stk. 39 er meget bred til at omfatte både opdelte ansøgninger og ansøgningen om patent på tilføjelse. Når man læser det samme i lyset af dets formål og sanktioner, der er pålagt i strid hermed, indsnævrer bekendtgørelsen dens rækkevidde. MHC yder i den foreliggende sag en minimal beskyttelse ved at fastsætte, at overtrædelse af pkt. 39 må kun være en væsentlig overtrædelse for, at retten kan pålægge drastiske konsekvenser u/s. 40.