"Juridisk unødvendig og skadelig for sagens økonomi". En chance for at ændre EUIPO's praksis om konvertering?

En nylig afgørelse truffet af EUIPO's fjerde klagenævn (BOA), der beskæftiger sig med konvertering, fortjener et nærmere kig på dette instrument og på EUIPO's praksis vedrørende konvertering (afgørelse af 26. september 2022, sag R 1241/2020-4) .

For at opsummere: Når en EUTM-ansøgning mislykkes, eller en registreret EUTM annulleres, kan den konverteres til nationale ansøgninger i de EU-medlemsstater, hvor begrundelsen for afslag eller annullering ikke gælder. Dette er et "sikkerhedsnet", der udjævner konsekvenserne af "alt-eller-intet-reglen" vedrørende EUTM'er: enten får du dem for hele EU, eller slet ikke. Konvertering er også mulig efter en tilbagetrækning eller overgivelse af en EUTM (ansøgning), og i så fald kan den anmodes om for alle medlemsstater, da der ikke er nogen EUIPO-beslutning, der finder en grund til afslag eller annullering.

Ved tilbagekaldelse af en ansøgning afvises anmodningen om konvertering i henhold til EUIPO-retningslinjerne, hvis ansøgningen trækkes tilbage i klagefristen efter et afslag fra Kontoret, hvis der ikke er indgivet klage (jf. EUIPOs retningslinjer). til eksamen, del E, Registerdrift, §4.3). Med andre ord, indgivelse af en klage er en forudsætning for at indgive en konvertering, og det er en kostbar forudsætning, da EUIPO klagegebyrer er 720 Euro.

Den her omtalte BOA-beslutning har rejst alvorlig tvivl om denne praksis.

Uden at have sagt noget, mente BOA, at indgivelse af en klage ikke kan kræves for at en konverteringsanmodning er acceptabel. Ifølge BOA, "at kræve, at der indgives en klage, ville kun komplicere sagerne og være juridisk unødvendigt. Det ville være skadeligt for sagsøkonomien, hvis en part i sagen blev forpligtet til at indgive en klage alene med henblik på at anmode om omdannelse efter at have trukket en begæring tilbage” ( §44-45).

BOA fastslog, at sagsøgeren med tilbagetrækningen af ​​EUTM-ansøgningen afsluttede undersøgelsesproceduren, og da der ikke var noget endeligt afslag, var konvertering mulig. Der er ikke hjemmel til at stille krav om en egentlig klagesag. Den tilbagetrækning, der muliggør konvertering, kan ikke ses som misbrug af proces. Faktisk tilføjede BOA, at selv hvis det antages, at "sagsøgeren havde til hensigt at indgive en klage over afgørelsen om afslag og derefter først at trække sin ansøgning tilbage efter dette tidspunkt, ville nævnet i sin afgørelse have oplyst, at sagsøgeren havde afsluttet sagen ved at trække sin EU-varemærkeansøgning tilbage […] og som følge heraf. efter tilbagetrækningen af ​​EUTM-ansøgningen var undersøgelses- og klageproceduren blevet uden formål. Derudover ville nævnet have erklæret begge sager for afsluttet og fastslået, at den anfægtede afgørelse fra undersøgeren ikke ville blive endelig. Inden for tre måneder efter tilbagetrækningen ville ansøgeren dog stadig have haft mulighed for at indgive sin anmodning om konvertering […]".

En enkelt afgørelse fra en BOA ændrer normalt ikke EUIPO's praksis, men vi kan forvente, at andre ansøgere, påberåbt af denne præcedens, vil forsøge at indgive konverteringsanmodninger i klageperioden uden at indgive (og betale for) nogen klage. Det bliver derfor interessant at se, om EUIPO står ved sin rigide fortolkning og afslår konverteringsanmodninger, og hvad de andre bestyrelser vil sige. Hvis de bekræfter denne beslutning, kan EUIPO blive tvunget til at ændre sin praksis (medmindre den gør det på egen hånd, før andre sager anlægges).

Endelig vil det være interessant at vide, om denne tilgang (som i den pågældende sag anså for en ex parte procedure, dvs. et afslag på absolutte grunde) gælder også i indbyrdes procedurer, især hvor den oprindeligt vellykkede indsigelse var baseret på et EU-varemærke, der forhindrede konvertering i alle medlemsstater (da et EU-mærke, der er grunden til afslag, gælder overalt i EU). Teoretisk set bør der ikke være hindringer, da principperne er de samme, det vil sige, at en afgørelse først er "endegyldig" efter klagefristens udløb, uanset om der er indgivet klage eller ej. Men vi må selvfølgelig vente og se.

_____________________________

For at sikre dig, at du ikke går glip af regelmæssige opdateringer fra Kluwer Trademark Blog, skal du abonnere link..

Kluwer IP-lov

2022 Future Ready Advokatundersøgelse viste, at 79 % af advokaterne mener, at betydningen af ​​juridisk teknologi vil stige til næste år. Med Kluwer IP Law kan du navigere i den stadig mere globale praksis inden for IP-lovgivning med specialiseret, lokal og grænseoverskridende information og værktøjer fra alle foretrukne steder. Er du som IP-professionel klar til fremtiden?

Lær hvordan Kluwer IP-lov kan støtte dig.